Anbieten eines in Deutschland geschützten Gegenstands im patentfreien Ausland

Eine Patentverletzung setzt in der Regel eine verletzende Handlung voraus, die in dem jeweiligen Geltungsbereich des Patents vorgenommen wird. Patentverletzende Handlungen umfassen die Herstellung, das Anbieten, das in Verkehr bringen sowie die Einfuhr von patentverletzenden Gegenständen. Wie verhält es sich nun, wenn nur ein abstraktes Angebot abgegeben wird, das dann zwar einen patentverletzenden Gegenstand hervorbringt, dieser Gegenstand aber erst im patentfreien Ausland konkretisiert und gefertigt wird? Diese Frage hatte das OLG Düsseldorf zu beantworten.

Das OLG Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 06. April 2017 (Aktenzeichen I-2 U 51/16) festgehalten, dass ein Anbieten eines patentgeschützten Gegenstands gemäß § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG auch dann vorliegen kann, wenn das Angebot noch keine konstruktiven Details enthält.

Die Beklagte im vorliegenden Fall hat in ihrem Firmensitz in Deutschland ein Modell einer Anlage präsentiert, welche ähnlich zu einer patentgeschützten Anlage der Klägerin ausgebildet ist, aber Unterschiede zur patent geschützten Anlage aufweist. Das Modell sowie weitere von der Beklagten herausgegebene Unterlagen hierzu beschreiben die Funktionsweise der Anlage der Beklagten.

Die Beklagte hat anschließend ein Angebot für die Anlage an ein ausländisches, im patentfreien Ausland ansässigen Unternehmen abgegeben. Infolgedessen kam es zur Herstellung einer von der Beklagten modifizierten
Anlage im patentfreien Ausland. Die im Ausland hergestellte Anlage wies jedoch die Merkmale der patentgeschützten Anlage auf, wobei nach Ansicht der Klägerin das Anbieten der Anlage durch die Beklagte in Deutschland eine Schutzrechtsverletzung gemäß § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG darstelle. Die Klägerin hat die Beklagte daher, auch aufgrund des Anbietens, wegen Patentverletzung gerichtlich in Anspruch genommen, da die von der Beklagten im Ausland hergestellte Anlage unter den Schutzumfang des Patents falle. Die Beklagte hat dem entgegengehalten, dass das vorgestellte Modell der Anlage keine Patentverletzung darstelle und ihr Angebot der Anlage keine konstruktiven Details enthalten habe, welche der patentgeschützten Anlage entsprächen. Die Herstellung der Anlage im patentfreien Ausland selbst stelle keine Patentverletzung dar. Im Weiteren habe das Angebot keine wesentlichen Merkmale enthalten, die der geschützten Anlage entsprechen. Die Details der Ausgestaltung der Anlage wurden im Ausland besprochen, sodass keine Patentverletzung vorgelegen habe.

Das OLG Düsseldorf hat in zweiter Instanz entschieden, dass auch dann ein Anbieten gemäß § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG vorliegen kann, wenn das Angebot nicht alle für eine Patentverletzung erforderlichen Angaben hinsichtlich der Ausgestaltung der Anlage enthält, da das Angebot im Inland zur Herstellung einer patentgeschützten Anlage im Ausland geführt hat. Folglich war das Angebot auf eine patentverletzende Anlage gerichtet.

Bereits das Anbieten ist als eigenständige Verletzungshandlung zu sehen und nicht nur als vorbereitende Maßnahme für eine Patentverletzung.

Es kam im vorliegenden Fall nicht darauf an, dass bereits ein Gegenstand in seiner patentverletzenden Ausführung präsentiert oder angeboten wurde, wesentlich war vielmehr, „dass die Beklagte unter Einbeziehung ihres gesamten Verhaltens tatsächlich eine Nachfrage zu schutzrechtsverletzenden Gegenständen geweckt hat“ (OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.04.2017 – AZ I-2 U 51/16).

Fazit

Es kann bereits auch dann ein patentverletzendes Anbieten vorliegen, wenn der angebotene Gegenstand nicht abschließend spezifiziert ist. Das heißt, ein abstraktes Angebot kann ein patentverletzendes Anbieten darstellen, insbesondere dann, wenn anschließend ein patentverletzender Gegenstand im patentfreien Ausland gefertigt wird. In diesem Zusammenhang ist auch wesentlich, was die angesprochenen Verkehrskreise dem Angebot entnehmen. Nach Ansicht des OLG Düsseldorf muss zum Zeitpunkt des Angebots eine Patentverletzung noch nicht vorliegen. Es ist vielmehr relevant, ob durch das abgegebene Angebot eine Nachfrage nach patentverletzenden Gegenständen ausgelöst wird, die durch das Angebot befriedigt werden soll (MittdtPatA 10/2017, 456). Das OLG Düsseldorf legt das Anbieten nach § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG damit weiter aus als die bisherige Rechtsprechung des BGH, wonach ein konkreter Gegenstand angeboten werden müsse, um eine Patentverletzung durch Anbieten eines patentgeschützten Gegenstands zu begehen.

Die Entscheidung ist vor allem im Hinblick auf Vertragsverhandlungen mit ausländischen Kunden relevant, da es zu einer Patentverletzung durch ein Anbieten gemäß § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG kommen kann (MittdtPatA 10/2017, 456 f). Angebote an ausländische Kunden müssen daher im Hinblick auf mögliche Patentverletzungen hin sorgfältig geprüft werden. Insbesondere sollten Unternehmer darauf achten, um keine Patentverletzung zu begehen, dass durch ihr kommerzielles Verhalten im Inland „kein unmittelbarer Verursachungsbeitrag für die Entstehung von Nachfrage nach patentverletzenden Erzeugnissen auch im Ausland hergeleitet werden kann“ (MittdtPatA 10/2017, 456).

Georg Werner
European Patent Attorney